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OPTIMISER VOTRE DEMANDE DE BREVET AUX ETATS-UNIS -
ASTUCE POUR LES AVOCATS
RESUME
Beaucoup d'inventeurs et leurs avocats européens déposent leurs demandes de brevet aux Etats-Unis en copiant simplement leurs demandes rédigées pour l'Europe. Il s'agit d'une erreur car, si en Europe certaines expressions sont interprétées au sens large, aux Etats-Unis la jurisprudence exige que les mêmes expressions soient interprétées dans un sens plus restrictif. Autrement dit, si un texte peut donner lieu à un brevet européen valable, ce même texte peut constituer un brevet américain ayant peu de valeur. Lorsqu'on dépose une demande de brevet aux Etats-Unis en utilisant un texte écrit dans un autre pays, on peut y ajouter des expressions optimisées pour les Etats-Unis.
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Un inventeur réfléchit à une mise en oeuvre de son invention. Généralement, des mises en oeuvres alternatives sont possibles. Un brevet peut empêcher des tiers d'utiliser ces mises en oeuvres alternatives.
Une demande de brevet a deux parties : la <<description>> et les <<revendications>>. La description comprend du texte et des dessins pour décrire la mise en oeuvre envisagée par l'inventeur. Une <<revendication>> est une phrase abstraite pour définir l'invention d'une manière plus générale. L'inventeur et son juriste travaillent ensemble dans le but d'écrire une revendication générale, couvrant des mises en oeuvre différentes, au-delà de celle envisagée par l'inventeur. C'est la pratique courante en Europe et aux Etats-Unis.
Dans un procès de contrefaçon, quand un tribunal (européen ou américain) décide si une machine d'un concurrent est une contrefaçon du brevet, il est guidé par des revendications. La machine contrefait le brevet si et seulement si elle a toutes les caractéristiques d'une revendication.
Par exemple, supposons que l'inventeur utilise une vis pour attacher deux parties de sa machine. La description de la demande décrit la vis avec un dessin et un texte. Mais il y a d'autres façons de les attacher, comme avec un clou, une tige, ou tout autre objet non envisagé par l'inventeur. On essaye donc d'écrire une revendication pour définir génériquement le rôle de la vis. Ainsi une revendication dans la demande peut préciser: <<...moyen d'attacher une première partie de la machine à une seconde partie de la machine…>>
Il peut sembler que le <<moyen d'attacher>> ci-dessus a un sens très large, car il paraît couvrir toutes les structures permettant d'attacher, y compris une vis, un clou, une tige, etc. Dans une demande de brevet américain, cependant, quand un élément est revendiqué seulement dans les termes de sa fonction, il y a des structures qui ne sont pas couvertes, même si ces structures ont la fonction précisée. La raison pour cette limitation est la Section 112 paragraphe 6 du code du brevet américain1 telle qu'interprétée par la jurisprudence, selon laquelle un élément exprimé purement par sa fonction ne couvrira que les équivalents de la structure telle que décrite dans la description. Selon cet exemple, une entreprise qui a copié la machine, mais a remplacé la vis par un clou, peut argumenter qu'elle ne contrefait pas, en disant qu'un clou n'est pas l'équivalent d'une vis.
UN EXEMPLE CONCRET
En 1989 la Société Tora a déposé une demande de brevet auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO). La description de la demande comprenait un texte et des dessins exposant un tracteur qui traite le sol sous le gazon, en injectant des balles de liquide qui pénètre le gazon. Comme exposé dans la description, le tracteur comprenait un cadre mobile, plusieurs gicleurs sur le cadre, une source de liquide sous pression, et une soupape entre la source et les gicleurs. Le tracteur comprenait aussi une came mécanique qui ouvre la soupape périodiquement, créant ainsi les balles de liquide.
Pour définir l'invention génériquement, une revendication dans la demande précisait :
<<Une machine de traitement de gazon, la machine comprenant : . . .
plusieurs gicleurs sur le cadre…;
moyen de générer une pression sur le fluide…; et
moyen de contrôler…afin de produire des injections périodiques de fluide des gicleurs…et de faire pénétrer le fluide à travers le gazon dans le sol…>>
En 1992 L'USPTO a délivré un brevet avec la revendication ci-dessus à la Société Toro.
La Société Deere s'est mise à fabriquer un tracteur ressemblant à celui de la Société Toro. A la place d'une came mécanique, le tracteur de Deere avait, cependant, un solénoïde électrique. Le solénoïde créait un champ magnétique destiné à ouvrir la soupape.
Par la suite, Toro a poursuit Deere en justice pour contrefaçon de son brevet.1 La question pour le tribunal était de savoir si le solénoïde de Deere était le <<moyen de contrôler>> précisé dans la revendication. Le tribunal a constaté que le solénoïde avait toutes les caractéristiques précisées du <<moyen de contrôler>>, et que normalement cela suffit pour la contrefaçon. Cependant, il a aussi constaté que le <<moyen de contrôler>> a été exprimé purement par sa fonction sans sa structure. Selon la Section 112 paragraphe 6 donc, le tribunal a examiné la description. Il a trouvé que la mise en œuvre du <<moyen de contrôler>> dans la description (la came) n'était pas l'équivalent du solénoïde de Deere. Par conséquent, il a décidé que le tracteur de Deere n'était pas une contrefaçon du brevet de Toro.
Toro a donc perdu son procès parce que le <<moyen de contrôler>> précisé dans la revendication ci-dessus n'avait pas une interprétation suffisamment générale pour couvrir d'autres moyens comme le solénoïde de Deere.
REMEDE
Pour aborder ce problème aux Etats-Unis, ajoutez une revendication indépendante définissant l'invention comme un procédé avec un ensemble d'actions, pas de <<moyen>>. Il est facile de produire un brouillon d'une telle revendication, en transformant une revendication existante. Déplacez certains éléments et supprimez le mot <<moyen>> :
<<Un procédé Une machine de traitement de gazon, le procédé utilisant plusieurs gicleurs sur le cadre, le procédé la machine comprenant :
plusieurs gicleurs sur le cadre…;
moyen de générer une pression sur le fluide…; et
moyen de contrôler…afin de produire des injections périodiques de fluide des gicleurs…et de faire pénétrer le fluide à travers le gazon…>>
=
<<Un procédé de traitement de gazon, le procédé utilisant plusieurs gicleurs sur le cadre, le procédé comprenant :
générer une pression sur le fluide…; et
contrôler…afin de produire des injections périodiques de fluide des gicleurs…et de faire pénétrer le fluide à travers le gazon …>>
Conservez les revendications déjà formulées dans la demande, mais ajoutez-y au moins une revendication comme celle ci-dessus qui agit en tant que définition alternative de l'invention.
Nous ignorons pourquoi le brevet de Toro ne contenait pas une revendication définissant l'invention comme un procédé. Si le brevet avait contenu une telle revendication, le tribunal aurait éventuellement jugé que le fonctionnement du tracteur de Deere était une contrefaçon.
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RESUME
Le but d'un brevet est de définir une invention généralement, afin de protéger les mises en oeuvres diverses et variées de l'invention. Définir un élément purement par sa fonction dans une revendication peut paraître une manière efficace d'en couvrir toutes les variantes. En effet, dans certains pays, un moyen pour exécuter une fonction couvrirait toutes les structures ayant la même fonction.
Cependant, aux Etats-Unis l'interprétation d'un tel élément est beaucoup plus restrictive. Cette interprétation américaine rend souvent l'invention difficile à protéger génériquement.
Au moment de déposer une demande de brevet aux Etats-Unis en utilisant un texte écrit dans un autre pays, ou de commencer la Phase Nationale aux Etats-Unis d'une Demande Internationale (PCT), assurez-vous que la demande a au moins une revendication indépendante qui ne précise pas un élément seulement par sa fonction.
DES NOTES
1. 35 U.S.C. § 112, paragraphe 6 ("An element in a claim for a combination may be expressed as a means . . . for performing a specified function without the recital of structure . . . , and such claim shall be construed to cover the corresponding structure . . . described in the specification and equivalents thereof").
2. Toro Co. v. Deere & Co., 355 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2004).
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